Wegen Nichtgebrauchseinrede bezüglich der Widerspruchsmarke «SET ONE» misslingt die Opposition gegen das jüngere Zeichen «se:one – der deutsche Messestuhl»; denn die Inhaberin von «SET ONE» kann weder einen Zeichengebrauch in Deutschland noch einen solchen in der Schweiz glaubhaft machen. Die Berufung auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz geht schon deshab fehl, weil die Widerspruchsmarke nicht in beiden Ländern registriert ist.

Das Nichtigkeitsbegehren dringt durch, weil die Antragstellerin einen relevanten Nichtgebrauch der fraglichen Marke glaubhaft machte, während der Markeninhaberin demgegenüber die Glaubhaftmachung eines tatsächlichen Zeichengebrauchs für keine der beanspruchten Dienstleistungen gelang. Eine einfache Erwähnung auf einer Webseite reicht nicht aus, einen Zeichengebrauch in der Schweiz zu belegen.

Die Widerspruchsmarke «VIFOR» setzt sich im Vergleich zu «VITOP» für pharmazeutische Produkte nicht durch. Zwar ist bei solchen Produkten Gleichartigkeit anzunehmen. Die deutlichen Unterschiede in den Wortenden der Zeichen führen jedoch dazu, dass angesichts erhöhter Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und nur kurzer Zeichen keine Verwechslungsgefahr besteht. Gleichzeitig setzte sich die Nichtgebrauchseinrede der Inhaberin der jüngeren Marke nicht durch.

Das EuG hat im Streit zwischen Swatch und Apple entschieden, die drei Eintragungen von «THINK DIFFERENT» seien für gewisse Produkte der Klasse 9 wegen Nichtgebrauchs zu löschen. Im Vordergrund stand dabei, dass das Zeichen in Kombination mit dem Wort «Macintosh» auf den Computerverpackungen nur an relativ wenig wirksamer Stelle angebracht war, was gegen einen ernsthaften Markengebrauch spreche. Auch wurde dem Zeichen nur eine schwache Unterscheidungskraft attestiert, da es primär als Werbeslogan gewirkt habe.

Wegen Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Zeichengebrauchs für einen Teil der Produkte der Widerspruchsmarke wird die vorinstanzliche Abweisung des Widerspruchs für das IR-Zeichen «JUVEDERM» gegen das jüngere CH-Zeichen «JUVEDERM» nur teilweise bestätigt. Dabei bejaht auch das BVGer einen stellvertretenden Zeichengebrauch, weil eine konzermässig verbundene Schweizer Gesellschaft die nötigen Marktaktivitäten im konkludenten Einverständnis mit der Inhaberin der Widerspruchsmarke ausgeübt habe.

Betrifft ein Löschungsantrag wegen Nichtgebrauchs nur einen Teil der Produkte, für welche die Gegenpartei bereits Widerspruch eingelegt hatte, kann das IGE das gesamte Widerspruchsverfahren bis zum Abschluss des Löschungsverfahrens sistieren; denn der mit der Sistierung verbundene Zeitverlust des Widersprechenden stellt keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil dar und verletzt auch das Beschleunigungsgebot nicht.

Zwischen den Marken besteht Verwechslungsgefahr angesichts Produkte- sowie Zeichenähnlichkeit durchschnittlicher Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke und nur unscharfer Erinnerungswirkung der Marken bei den massgebenden Verkehrskreisen. Der Zusatz «made in Italy» in der jüngeren Marke bleibt - da nur als Hinweis auf eine Produkteherkunft wirkend – unerheblich. Die Nichtgebrauchseinrede dringt nicht durch.

Angesichts des für die massgebenden Verkehrskreise im Vordergrund stehenden Wortelementes «zara» in allen zu vergleichenden Marken besteht insbesondere aufgrund der Zeichenähnlichkeit eine relevante Verwechslungsgefahr. Abgesehen davon wurde das Argument des Nichtgebrauchs des älteren Zeichens glaubhaft widerlegt. Die im Rahmen der Frage der Verwechslungsgefahr behauptete besondere Bekanntheit stösst ins Leere, weil sie sich nicht auf das ältere, sondern das jüngere Zeichen bezog.