I. Ausgangslage (zusammengefasst / teilweise mit wörtlichem Zitat)

Die SIX Interbank Clearing AG, Zürich (nachfolgend auch Bf), beantragte am 13. Oktober 2013 den Markenschutz für folgendes Zeichen (Gesuch Nr. 62553/2016):

unter Beanspruchung letztlich von diversen Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38 und 45. Bezüglich des im Zeichen enthaltenen Kreuzes formulierte die Bf als sog. Disclaimer folgenden negativen Farbanspruch: «Das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder in weiss auf rotem Grund noch in rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizer Kreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe wiedergegeben.». Mit Entscheid vom 20. März 2018 wies das IGE das Gesuch ab, im Wesentlichen mit der Begründung, dem Zeichen fehle es an Unterscheidungskraft: Der QR Code diene nicht der unmittelbaren Kommunikation zwischen Erbringer von Dienstleistungen und deren Abnehmern, auch könne er infolge seiner Komplexität nicht in seinen Einzelheiten erfasst werden. Das zusätzliche Kreuz sei, da zu unbedeutend, ohne Belang. Gegen diese Verfügung erhob die SIX Interbank Clearing AG am 18. April 2018 Beschwerde beim BVGer.

Gutheissung der Beschwerde

II. Erwägungen unter dem Aspekt der Irreführungsgefahr bzw. Unterscheidungskraft (Auszug / teilweise mit wörtlichem Zitat)

1. Grundsätzliches:

a) Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG zählen zum einen Markenschutz ausschliessenden Gemeingut (i) im Wirtschaftsverkehr freizuhaltende Zeichen (Stichwort: Freihaltebedürfnis; vgl. dazu Ziff. III hienach) oder (ii) solche, denen die Unterscheidungskraft bzw. die Wirkung als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft fehlt. (E. 2.2 erster Teil)

b) Die Unterscheidungskraft ist aus dem Blickwinkel der Endabnehmer sowie von deren vorgelagerten Stufen zu prüfen, wobei die Endabnehmer besonders zählen, wenn sie die grösste Teilmenge ausmachen. (E. 2.2 Mitte i.V.m. E. 3.1)

c) Als Gemeingut (vgl. Bst. a hievor) gelten insbes. Zeichen, die weder insgesamt noch teilweise vom Erwarteten und Gewohnten abweichen. Wird ein bestimmtes Gestaltungsmittel des fraglichen Zeichens im Vergleich zu im beanspruchten Produktebereich bekannten Mustern dank seiner Originalität als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden, spricht dies gegen das Vorliegen von Gemeingut. (E. 2.3 letzter Teil)

d) Gemäss Art. 1 Abs. 2 MSchG können Marken u.a. aus bildlichen Darstellungen – wie grundsätzlich auch Flächenmuster – bestehen. (E. 2.1 zweiter Teil)

e) Eine Schwarz-weiss-Darstellung des Zeichens im Markenregister bewirkt, dass das Zeichen grundsätzlich Schutz in sämtlichen Farben oder Farbkombinationen erhält. (E. 7.2.1 Abs. 2 erster Satz)

f) Der Markenschutz von Flächenmustern ist ausgeschlossen, wenn sie auf die Ausstattung oder Form der Ware hinweisen oder diese nachzeichnen. Nur schwache schutzrechtliche Wirkung haben sie – ähnlich wie Elemente von Formmarken –, wenn sie (i) technisch bedingt sind oder (ii) nur ästhetisch-dekorativ bzw. als üblich und nicht kennzeichnend verstanden werden. (E. 2.3 erster Teil)

g) Das Konzept, beliebige Zahlen und Wörter mit Hilfe einer maschinenlesbaren Matrize in einem Quadrat abzubilden, ist markenrechtlich nicht schutzfähig. Als schutzfähige Bildmarke gilt jedoch z.B. eine konkrete und spezifische, durch Soft- und Hardware lesbare Anordnung von Rechtecken innerhalb eines Quadrates. (E. 5.2 a.A.)

h) Die absolute Schutzunfähigkeit gemäss Art. 2 Bst. d MSchG, d.h. u.a. wegen Verstosses gegen geltendes Recht, bezieht sich auch auf Zeichen, welche das Recht an staatlichen Hoheitszeichen wie z.B. Wappen verletzen. (E. 2.4)

i) Ein im Markenregister eingetragener sog. Disclaimer kann bewirken, dass ein andernfalls unzulässiges Zeichen markenschutzfähig wird. Die Funktion eines Disclaimers besteht in einem möglichst klaren Hinweis, welche Produkte oder z.B. möglichen Farben eines Zeichens vom Gesuch um Markenschutz ausgeschlossen sind. (E. 7.2.3 Abs. 1 erster Teil i.V.m. E. 7.3.1 erster Teil)

j) Aufgrund der heutigen gesetzlichen Grundlagen (u.a. der Gesetze gemäss Swissness-Vorlage [vgl. BBl 2009 8533 ff.) stellt die Verwendung des Schweizer Kreuzes grundsätzlich keinen Verstoss gegen Art. 2 Bst. d MSchG dar. Nach wie vor muss ein Zeichen jedoch die Voraussetzung der Unterscheidungskraft nach Art. 2 Bst. a MSchG erfüllen. (E. 7.2.1 Abs. 2)

k) Ein Zeichenelement, welches wie ein Schweizer Kreuz aussieht und weiter keine wesentlichen Merkmale kennt, weist weder auf Produkte noch auf eine betriebliche Herkunft hin, sondern stellt einen Zusammenhang mit der Schweiz dar. (E. 7.2.1 Abs. 3 zweiter Teil)

m) Die Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens (vgl. dazu Bst. a/ii hievor) erfolgt aufgrund von dessen Gesamteindruck. Bei mehreren Zeichenelementen ist deren Grösse allein wenig bedeutsam. So kann auch ein zwar kleines, jedoch sehr auffälliges Element die Unterscheidungskraft erheblich positiv beeinflussen. (E. 8.4)

2. Subsumtion:

Die massgebenden Verkehrskreise stammen vorliegend sowohl aus Fachbereichen als auch aus dem allgemeinen Publikum. (E. 3.2)

Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass das fragliche Zeichenelement des QR-Code selber keine Unterscheidungskraft nach Art. 2 Bst. a MSchG besitzt; denn die technische Bedingtheit bzw. der funktionale Teil dieses Codes sowie das für Menschen kaum erinnerungsfähige Muster von Vierecken kann keine Herkunft einer Ware oder Dienstleistung vermitteln. (E. 6.2)

Wird das Zeichenelement des Kreuzes als weiss (Kreuz) und rot (Hintergrund) gehalten (vgl. dazu Ziff. 1 Bst. e hiervor betr. Schutzwirkung in allen Farben), entsteht ein Schweizer Kreuz und fehlt somit eine Unterscheidungskraft, da kein Hinweis auf eine betriebliche Herkunft entsteht, zumal der eckige Rahmen um das Zeichenelement nur dekorativ wirkt. (E. 7.2.1 Abs. 3)

Eine Gestaltung des Zeichens mit rotem Kreuz und weissem Hintergrund würde zu einer Verwechslungsgefahr mit dem Roten Kreuz führen und wäre deshalb gemäss Art. 2 Bst. d MSchG nicht schutzfähig. (E. 7.2.2 Abs. 1)

Auch eine Wiedergabe des Kreuzes in weiss auf schwarzem Hintergrund würde als Hinweis auf die Schweiz und nicht auf eine betriebliche Herkunft wirken und hätte somit keine Unterscheidungskraft. (E. 7.3 Abs. 1 a.E.)

Die Umkehrung in ein schwarzes Kreuz auf schwarzem Hintergrund wäre nicht zulässig, weil das Rote Kreuz diese Ausführung in seinem offiziellen Geschäftsverkehr üblicherweise verwendet. (E. 7.3 Abs. 2)

Im Zusammenhang mit dem Disclaimer der Bf gelangt das Gericht zu folgenden Schlüssen:

• Die aktuelle Formulierung des Disclaimers mit : «…wird weder (…) noch in einer anderen zu Verwechslungen mit dem Schweizer Kreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes führenden Farbe verwendet» führt zumindest implizit dazu, dass auch eine Wiedergabe in schwarz-weiss ausgeschlossen ist; denn ein weisses Kreuz auf schwarzem Hintergrund entspräche nach wie vor dem Schweizer Kreuz, und ein schwarzes Kreuz auf weissem Grund entspräche der Wiedergabe des Zeichens des Roten Kreuzes in dessen offiziellem Geschäftsverkehr. (E. 7.3)
• Da Disclaimer bezwecken, gegebenenfalls Klarheit auch über die durch das Zeichen nicht gemeinten Farben zu schaffen, scheint es geboten, den vorliegenden Disclaimer explizit auch auf die Wiedergabe in schwarz-weiss auszudehnen. (E. 7.3.1 Abs. 1)

Bezüglich der Farbgestaltung der Zeichenelemente in der Mitte der angemeldeten Marke ergib sich somit – unabhängig vom Disclaimer – in der Begründung durch das Gericht Folgendes:

• Sowohl die weiss-rot/rot-weissen als auch die weiss-schwarzen Darstellungen erweisen sich markenrechtlich nicht als zulässig. (vgl. die Lemmata 3 – 6 hievor sowie Umkehrschluss aus E. 7.4)
• Indessen kommen andere Farbgestaltungen in Frage. Dabei zeigt sich, dass das gleichschenklige helle Viereck auf dunklem Grund in diesen Farbgestaltungen eine gewisse Unterscheidungskraft aufweist. (E. 7.4 sinngemäss und im Zusammenhang mit E. 7.1 sowie Sachverhalt Bst. C und E, indem das Gericht der dort angeführten – wiederum nicht näher begründeten – Argumentation der Vorinstanz nicht widerspricht)

Im Rahmen einer Gesamtbeurteilung des fraglichen Zeichens gelangt das Gericht – entgegen der Vorinstanz – zum Schluss, die verlangte Unterscheidungskraft sei gegeben. Dabei stehen folgende Argumente im Vordergrund:

• Das helle Kreuz auf dunklem Hintergrund ist als selbständiges Zeichenelement mit individualisierenden Eigenschaften klar erkennbar. Es hebt sich dank dem Grössenunterschied zu den viel kleineren Vierecken des QR-Codes deutlich von demselben ab, und es ist davon auszugehen, dass die massgebenden Verkehrskreise sich aufgrund zahlreicher vergleichbarer Beispiele von Marken mit QR-Codes und in deren Mitte anderweitigen individualisierenden Merkmalen daran gewöhnt haben, in solchen Zentren von QR-Codes ein Kennzeichen zu erblicken. (E. 8.5)
• Das fragliche Zeichen zählt zu denjenigen, die nach geltender Rechtsprechung im Gesamteindruck als unterscheidungskräftig gelten, weil deren Banalität durch unterscheidungskräftige Elemente kompensiert wird. (E. 8.5 Abs. 1 a.E.)

III. Erwägungen unter dem Aspekt des Freihaltebedürfnisses (Auszug / teilweise mit wörtlichem Zitat)

1. Grundsätzliches:

a) Die Beurteilung eines Freihaltebedürfnisses (vgl. dazu Ziff. II/1 Bst. a/i hievor) erfolgt aus Sicht der aktuellen und potenziellen Konkurrenten und dabei unter dem Aspekt eines zumindest virtuellen Interesses derselben an der Verwendung des Zeichens für entsprechende Produkte. (E. 2.2 a.E.)

b) Ein Freihaltebedürfnis besteht regelmässig bei banalen Ausstattungen (Etiketten, Ornamente, Zierstreifen, Steppnähte und Ähnliches), insbes. wenn sie branchenüblich sind (E. 2.3 Mitte)

2. Subsumtion:

Das fragliche Zeichen unterliegt keinem Freihaltebedürfnis: Der Markenschutz bezieht sich nicht auf das QR-Code Element, da es als nicht unterscheidungskräftig zu qualifizieren ist. Die Mitanbieter der Bf können somit QR-Codes ohne weiteres verwenden, unabhängig davon, ob das Zeichen im Zentrum ein weiteres Element aufweist oder nicht. (E. 9)

IV. Fazit

Im Gegensatz zur Vorinstanz, welche dem Kreuz in der Mitte des fraglichen Zeichens die nötige Dominanz absprach, attestiert das BVGer dem fraglichen Zeichen die verlangte Unterscheidungskraft, weil die Gestaltung in der Mitte die an sich vorhandene Banalität als Abbildung eines QR-Codes überspiele. Weiter bestehe kein Freihaltebedürfnis, weil das die Mitanbieter der Bf interessierende Zeichenelement des QR-Codes vorliegend nicht zum Markenschutz führt und somit – unabhängig davon, ob dessen Zentrum mit einem weiteren Element versehen ist – ungehindert verwendet werden kann.