I. Ausgangslage

Mit Gesuch vom13. September 2016 beantragte die us-amerikanische Vans Inc. (nachfolgend auch Bf), beim IGE die Eintragung der Wortmarke «OLD SKOOL» für Waren der Klassen 9, 18 und 25 in das schweizerische Markenregister. Nach Abweisung dieses Gesuches durch das IGE wegen beschreibender bzw. anpreisender Art des Zeichens machte die Bf geltend, ihre Marke sei als teilweise durchgesetzt einzutragen. Mit Verfügung vom 7. Dezember 2018 wies das IGE auch dieses Begehren vollumfänglich ab. Bezüglich Verkehrsdurchsetzung argumentierte es im Wesentlichen, die vorgelegten Belege zeigten die Marke meist in Kombination mit «Vans» und/oder anderen unterscheidungskräftigen Elementen, die Dokumente bezögen sich nur auf Turnschuhe und es sei aus den Belegen nicht ersichtlich, wo und in welchem Umfang das Zeichen gebraucht werde. Gegen diesen Entscheid erhob die Vans Inc. am 7. Januar 2019 Beschwerde beim BVGer mit dem Hauptbegehren, die Marke sei aufgrund ihrer Verkehrsdurchsetzung für «Schuhwaren» der Klasse 25 einzutragen.

Abweisung der Beschwerde

II. Erwägungen zum Thema Verkehrsdurchsetzung

1. Grundsätzliches

a) Gemäss Art. 2 Bst. a MSchG können Zeichen des Gemeinguts den Markenschutz beanspruchen, wenn sie sich für die beanspruchten Produkte im Verkehr durchgesetzt haben. (E. 2.1 erster Satz)

b) Die Geltendmachung einer Verkehrsdurchsetzung bedingt, dass kein absolutes Freihaltebedürfnis vorhanden ist. (E. 4.1 Abs. 1)

c) Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens liegt vor, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines bestimmten Unternehmens verstanden wird. (E 2.2 Abs. 1 erster Teil i.V.m. E. 2.3 Abs. 1)

d) Die Verkehrsdurchsetzung musste durch das Zeichen in Alleinstellung (mithin als solches), erzeugt werden. Sein Gebrauch zusammen mit andern unterscheidungskräftigen Elementen genügt deshalb grundsätzlich nicht. Eine Ausnahme kann sich z.B. ergeben, weil sich ein zusätzliches Bildelement einem auffälligeren Wortbestandteil so unterordnet, dass das Zeichen in der Wahrnehmung der massgebenden Verkehrskreise als Wortmarke verstanden wird. (E. 6.1)

e) Die Verkehrsdurchsetzung setzt voraus, dass die Marke in der ganzen Schweiz – allenfalls lokal unterschiedlich ausgeprägt – zumindest durch einen gewissen Teil der Adressaten als Individualzeichen verstanden wird. (E. 2.2 Abs. 2)

f) Es erfolgt keine Ausdehnung der Verkehrsdurchsetzung für die konkret glaubhaft nachgewiesenen Produkte auf diejenigen der gleichen Waren- oder Dienstleistungsklasse. (E. 2.3 Abs. 2)

g) Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ergibt sich (i) aus Tatsachen (z.B. langjährige Umsätze unter dem betroffenen Zeichen oder intensive Werbeanstrengungen), welche erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch die massgebenden Verkehrskreise erlauben oder (ii) aus einer repräsentativen Befragung des Publikums. (E. 2.2 Abs. 1 zweiter Teil)

h) In zeitlicher Hinsicht muss für eine Verkehrsdurchsetzung – ausgehend vom Zeitpunkt der Hinterlegung der Marke auf die vorangegangene Periode – i.d.R. für 10 Jahre ein Markengebrauch belegt werden. (E. 2.3 Abs. 3)

2. Subsumtion:

• Als massgebende Verkehrskreise gelten bezüglich der in Rede stehenden Schuhwaren bzw. Turnschuhe das breite Publikum mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit. (E. 3.1 Abs. 1 und 2) 
• Die Vorinstanz hat zurecht erkannt, dass das Zeichen «OLD SKOOL» Teil des Gemeingutes ist: Es ist als die beanspruchten Waren anpreisend, mithin beschreibend zu qualifizieren. Trotz leichter Verfremdung wird das aus Elementen des englisch-sprachigen Grundwortschatzes zusammengesetzte Zeichen durch die massgebenden Verkehrskreise ohne weiteres als «nach alter Schule» verstanden, weshalb es originär nicht unterscheidungskräftig wirkt. (E. 3.2)
• Es besteht kein Freihaltebedürfnis, da im Vergleich zum Begriff «OLD SKOOL» genügend sprachliche Alternativen für die Bezeichnung von Schuhwaren vorhanden sind und die ungewöhnliche Schreibweise das Zeichen vom Trendausdruck unterscheidet. (E. 4.1 Abs. 2)
• Im Einklang mit der Vorinstanz gelangt das BVGer zum Schluss, die Verkehrsdurchsetzung sei nicht genügend glaubhaft gemacht; dies hauptsächlich mit folgenden Argumenten:

Ein Teil der beigebrachten Durchsetzungsbelege macht den Gebrauch des fraglichen Zeichens immer nur in Kombination mit andern Elementen wie «Jazz-Stripe» (wellenförmige Seitenstreifen auf den Produkten), «Vans» und/oder Slogans glaubhaft. Dabei sind diese Zusätze nicht als untergeordnet zu verstehen, sondern treten sie deutlich hervor. Die Bf bleibt somit den Nachweis schuldig, dass ihr Zeichen «OLD SKOOL» in Alleinstellung erkannt oder in Kombination mit lediglich untergeordneten Elementen verwendet wird. Zudem sind die Belege entweder undatiert, stammen sie aus der falschen Periode oder wird ihre Entstehungszeit lediglich behauptet. (E. 6.3)

Hinsichtlich der betroffenen Landesteile beziehen sich Belege auf den Zeitraum nach der Hinterlegung des Zeichens oder sie weisen nicht nach – beispielsweise mittels Abrechnungen oder Lieferungsbestätigungen –, dass tatsächlich Old Skool-Modelle in der deutsch-, französisch- oder italienisch-sprachigen Schweiz eingekauft wurden. (E. 7 Abs. 3)