Am 19. Juli 1999 wurde das Zeichen der Anmelderin Duales System Deutschland GmbH (nachfolgend «DGP») als Unionskollektivmarke (nachfolgend «angegriffene Marke») für eine Vielzahl an Waren und Dienstleistungen ein­getragen. In der zugehörigen Markensatzung wurde darauf hingewiesen, dass die in Rede stehende Marke geschaffen worden sei, «um es den Verbrauchern und dem Handel zu ermög­lichen, Ver­packungen, die in das [Recyclingsystem von DGP] einbezogen sind und für die ein Beitrag zur Finanzierung des Systems errichtet wurde, sowie Waren mit solchen Verpackungen zu erkennen und von anderen Verpackungen und Waren zu unterscheiden». Im November 2012 stellte Halston Properties einen Antrag auf Erklärung des teilweisen Verfalls der angegrif­fenen Marke für alle beanspruchten Waren mit der Begründung, die Marke sei für diese Waren nicht ernsthaft benutzt worden. 2015 hiess die Löschungsabteilung des EUIPO diesen Antrag teilweise gut und erklärte die angegriffene Marke für alle Waren, für die sie eingetragen worden war, mit Ausnahme der aus Verpackungen bestehenden Waren, für verfallen. Die dagegen erhobene Beschwerde von DGP wies die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO zurück. Die Beschwerdekammer kam zum Schluss, dass DGP keinen Nachweis erbracht hätte, dass die angegriffene Marke benutzt worden sei, um die Ursprungsidentität der streitgegenständlichen Waren zu garantieren. Auch die von DGP an das EuG erhobene Klage wurde abgewiesen. Das EuG war der Ansicht, dass DGP keine «ernsthafte Benutzung» der angegriffenen Marke nachweisen konnte, u. a. weil «die Benutzung der [angegriffenen] Marke als Kollektivmarke, die Waren der Mitglieder des Verbands bezeichnet, um sie von Waren zu unterscheiden, die von Unternehmen stammen, die nicht Teil dieses Verbands sind, von den massgeblichen Verkehrskreisen als eine Benutzung wahrgenommen wird, die sich auf Verpackungen bezieht. …[Das] ökologische Verhalten des Unternehmens dank seiner Mitgliedschaft im Lizenzvertragssystem [von DGP] wird von den massgeblichen Verkehrskreisen dem Umstand zugeschrieben, dass die Verpackung ökologisch behandelt werden kann[,] und nicht einer solchen Behandlung des verpackten Produkts selbst, das sich … für eine ökologische Behandlung als ungeeignet erweisen kann». DGP zog das Urteil in der Folge an den EuGH weiter.

Das Internet kennt keine Grenzen. Eine im Internet begangene Markenrechtsverletzung kann ihre Wirkungen überall entfalten. Wo aber kann oder muss der Markenrechtsinhaber klagen, wenn er sich gegen eine solche im Internet begangene Markenrechtsverletzung auf der Basis einer Unionsmarke wehren will? Kann er (auch) vor den Gerichten desjenigen Mitgliedstaates klagen, in dem sich die Konsumenten und Händler befinden, an die sich die rechtsverletzende Werbung oder das rechtsverletzende Angebot richtet? Das Fehlen von Grenzen bringt erhebliche Herausforderungen mit sich und erfordert eine sorgfältige Prüfung der internationalen Gerichtsbarkeit und des anwendbaren Rechts. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem jüngsten Entscheid einmal mehr Klarheit geschaffen – und dabei die Rechte aus der Unionsmarke (wieder) erheblich gestärkt.

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hatte sich im vorliegenden Urteil mit der Relevanz von weniger wahrscheinlichen Verwendungsarten einer Marke im Rahmen der Prüfung von deren Unterscheidungskraft auseinanderzusetzen. Er hat dabei seine bisherige Rechtsprechung, gemäss welcher es auf die wahrscheinlichste Benutzungweise ankommt, weiter nuanciert. Mit der vorliegenden Entscheidung bezeichnet der EuGH auch praktisch bedeutsame und naheliegende Benutzungsformen in der jeweiligen Branche als bei der Prüfung der Unterscheidungskraft massgeblich.