I. Ausgangslage

Die seit August 2016 der amerkanischen Invicta Watch Company of America Inc. gehörende schweizerische Glycine Watch SA, Biel (nachfolgend auch Bf), hat über Jahrzehnte ihre Uhren unter einer seit dem 13. Januar 1965 für Uhren hinterlegten und verwendeten Marke vertrieben und beworben, die sich wie folgt präsentierte:

Am 25. Februar 2015 passte die Bf ihr Logo an und hinterlegte sie eine CH-Marke Nr. 672806, die für Produkte der Klassen 14 und 37wie folgt gestaltet ist und seit der Markeneintragung für fast alle Uhrenmodelle der Bf verwendet wird:

Weiter verwendet die Bf auf gewissen Uhren ein Element «AIRMAN» als Zusatz zu diesem Zeichen.

Mit Schreiben vom 9. Februar 2017 forderte die Giorgio Armani S.p.A. die Bf auf, den Gebrauch des figürlichen Zeichens (mithin der Flügelkrone ohne den Zusatz «Glycine») sowie den Zusatz «Airman» wegen unlauteren Wettbewerbs sowie Verletzung ihrer Markenrechte zu unterlassen. Da die Bf dieser Aufforderung nicht nachkam, erhob die Giorgio Armani am 13. April 2017 beim Handelsgericht des Kantons Bern Klage mit im Wesentlichen analogem Inhalt. Dabei berief sich Armani auf folgende Zeichen:

• CH-Marke Nr. P-449697 (hinterlegt am 18.4.1997)

• CH-Marke Nr. P-450913 (hinterlegt am 25.11.1997)

• CH-Marke Nr. P-501934 (hinterlegt am 17.5.2002)

•     CH-Marke Nr. P-499717 (hinterlegt am 26.3.2002)

• CH-Marke Nr. 2P-345300 (hinterlegt am 1.11.1985) 

Mit Urteil vom 9. November 2018 hiess das Handelsgericht die Klage insoweit gut, als es gegenüber der Bf das Verbot aussprach, das neue Zeichen mit und ohne den Zusatz «Airman» in der Schweiz zu benützen. Dies zur Hauptsache mit folgender Begründung: Aufgrund der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen sowie der Zeichenähnlichkeit und hoher Kennzeichnungskraft des Armani-Adlers sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen. Hinsichtlich der lauterkeitsrechtlichen Begehren verwies das Gericht auf seine Ausführungen zur markenrechtlichen Verwechslungsgefahr.

Gegen diesen Entscheid erhob die Glycine Watch SA Beschwerde beim BGer.

Gutheissung der Beschwerde

II. Erwägungen unter dem Aspekt der Verletzung von Markenrecht (Auszug / teilweise mit wörtlichem Zitat)

1. Grundsätzliches:

a) Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Inhaber einer Marke das Verbot der Verwendung eines Zeichens erwirken, welches seiner älteren Marke ähnlich ist und für gleiche oder gleichartige Produkte bestimmt ist, d.h. wenn das jüngere Zeichen die Unterscheidungskraft des älteren beeinträchtigt bzw. zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise die Zeichen dem falschen Inhaber zurechnen oder zumindest falsche Zusammenhänge vermuten. (E. 3.3.1 Abs. 1)

b) Die massgebenden Verkehrskreise bestimmen sich aufgrund des Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnisses der älteren Marke und nicht auf Basis der tatsächlichen Positionierung der Produkte am Markt. (E. 3.3.2 erster Satz)

c) Die Verwechslungsgefahr wegen Zeichenähnlichkeit beurteilt sich aufgrund des Gesamteindrucks, welchen die zu vergleichenden Zeichen in der Erinnerung der massgebenden Verkehrskreise hinterlassen. Dabei ist kein abstrakter Zeichenvergleich vorzunehmen, sondern sind die gesamten Umstände zu berücksichtigen. (E. 3.3.1 Abs. 2 a.A.)

d) Je näher sich die durch die zu vergleichenden Zeichen beanspruchten Produkte sind, desto grösser muss die Unterscheidung seitens des jüngeren Zeichens ausfallen. (E. 3.3.1 Abs. 2 Mitte)

e) Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nicht nur unter dem Blickwinkel der angesprochenen Abnehmerkreise, sondern auch der Umstände, unter welchen die betroffenen Waren gehandelt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs (z.B. Lebensmitteln) ist ein geringeres Unterscheidungsvermögen sowie eine reduzierte Aufmerksamkeit anzunehmen im Vergleich zu Spezialprodukten mit einem relativ geschlossenen Kreis von Berufsleuten als Abnehmern. (E. 3.3.1 Abs. 2 a.E.)

2. Subsumtion:

• Als massgebende Verkehrskreise gelten im vorliegenden Fall die Käufer von Uhren, mithin das allgemeine Schweizer Publikum. Entgegen der Vorinstanz ist diesem jedoch zumindest ein etwas erhöhter Aufmerksamkeitsgrad zu attestieren; denn es ist davon auszugehen, dass die Käufer von Uhren, aber selbst von billigeren Modeaccessoires die Produkte unter Beachtung der betroffenen Marke sorgfältig prüfen und auch anprobieren. (E. 3.3.2 Abs. 2)
• Selbst bei einer isolierten Betrachtung der Bildelemente der beiden Zeichen der Bf im Vergleich zu den Marken von Armani ist ein massgeblicher Unterschied festzustellen: Die Bildelemente von Armani stellen einen stilisierten Raubvogel dar. Demgegenüber ergibt das Bildelemente des Zeichens der Bf keinen eindeutigen Sinn. Entgegen der Vorinstanz ist dabei keineswegs ausgeschlossen, dass darin ein «W» oder die einfache Form einer Krone erkannt wird, die auf beiden Seiten mit Flügeln versehen ist. Gemeinsam ist den Zeichen daher lediglich das Flügelmotiv, wobei auch dieses jedoch sehr unterschiedlich dargestellt ist. Aufgrund des Gesamteindrucks kann somit selbst aufgrund der beiden Bildelemente keine relevante Zeichenähnlichkeit attestiert werden. (E. 3.4.2)
• Bezüglich des Zusatzes «AIRMAN» hält das BGer fest, dadurch werde der Unterschied zwischen den Zeichen noch vergrössert. Die Beschwerdegegnerin bleibe eine Begründung schuldig, weshalb das Element «Airman» eine Assoziation zu «Armani» schaffen sollte. Auch verwende die Bf das Element «AIRMAN» seit langer Zeit als Zeichen für Uhren, was gemäss Art. 14 MSchG der Bf nicht verboten werden könne. (E. 3.4.3)

III. Fazit

Das Zeichen der Glycine Watch SA erweist sich im Vergleich zu den fraglichen Marken von Armani als korrekt. Die urheberrechtlichen Argumente werden im Urteil nicht spezifisch behandelt.