I. Ausgangslage

Die chinesische TAN JIAN CHENG ist Inhaberin der am 31. Juli 2018 im Swissreg publizierten Marke Nr. 719'491 «REAPAIN (fig.)» für «Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » der Klasse 14 und präsentiert sich wie folgt :

Gegen diese Eintragung erhob die Blancpain SA, Le Brassus, am 23. Oktober 2018 beim IGE Widerspruch gestützt auf ihre am 23. September 1994 hinterlegte Marke 2P-425'509 «JB 1735 BLANCPAIN (fig.)» bezüglich «Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans la classe 14 ; joaillerie, bijouterie pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques », mit folgendem Aussehen :

Mit Verfügung vom 27. März 2019 wies das IGE den Widerspruch ab, im Wesentlichen mit folgender Begründung: Bezüglich der beanspruchten Produkte bestehe zwar Gleichheit oder starke Gleichartigkeit. Indessen wiesen die Vergleichszeichen trotz Übereinstimmung im Element «PAIN» und eines ähnlichen Schriftbildes so deutliche Unterschiede auf – insbes. weil in der Widerspruchsmarke nicht «Pain», sondern der Familienname «Blancpain» das massgebende Element darstelle –, dass eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne. Gegen diesen Entscheid erhob die Blancpain SA am 9. Mai 2019 Beschwerde beim BVGer.

Teilweise Gutheissung der Beschwerde

II. Erwägungen unter dem Aspekt der Verwechslungsgefahr 

1. Grundsätzliches:

a) Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke Widerspruch gegen eine jüngere erheben, wenn diese seiner Marke – aus dem Blickwinkel der massgebenden Verkehrskreise einschliesslich deren Aufmerksamkeit sowie unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke – ähnlich (Stichwort: Zeichenähnlichkeit) und für gleiche oder gleichartige Produkte (Stichwort: Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen) eingetragen ist mit der Folge, dass sich eine Verwechslungsgefahr ergibt. (E. 2.1)

b) Eine Verwechslungsgefahr ist zu bejahen, wenn zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der beanspruchten Produkte entweder Zeichen dem falschen Markeninhaber zuschreiben (unmittelbare Verwechslungsgefahr) oder zwar die Markeninhaber unterscheiden, jedoch unzutreffende Verbindungen zwischen denselben vermuten (mittelbare Verwechslungsgefahr). (E. 2.4)

c) Die massgebenden Verkehrskreise bestimmen sich im Widerspruchsfall aufgrund des Warenverzeichnisses der Widerspruchsmarke. (E. 3.2 Abs. 1)

d) Die Verwechslungsgefahr bezüglich der älteren Marke ist um so grösser, (i) je stärker die Kennzeichnungskraft dieses Zeichens ist (z.B. weil es aufgrund ihres fantasievollen Gehalts auffällt) oder (ii) je höher der Bekanntheitsgrad (Stichworte: erhöhte Verkehrsbekanntheit / erhöhte Kennzeichnungskraft / erweiterter Schutzbereich ) des Zeichens ist (beispielsweise infolge intensiven Gebrauchs desselben). (E. 2.5 Abs. 1)

e) Bei reinen Wortmarken gelten als Kriterien der Zeichenähnlichkeit (i) der Wortklang (v.a. Silbenzahl, Aussprachekadenz und Abfolge der Vokale), (ii) das Schriftbild (Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie Wortlänge) und (iii) gegebenenfalls der Sinngehalt. Dabei genügt die Erfüllung eines dieser Kriterien für die Annahme einer Zeichenähnlichkeit. (E. 2.3 Abs. 3)

f) Bei Wort-/Bildmarken gelten als Kriterien der Zeichenähnlichkeit die einzelnen – v.a. prägenden – Wort- oder Bildelemente in ihrem Erinnerungseindruck, wobei sich die Wort- und die Bildelemente die Waage halten können. (E. 2.3 Abs. 2)

g) Eine allfällige erhöhte Verkehrsbekanntheit (vgl. Bst. d/ii hievor) wirkt für eine Widerspruchsmarke nur in dem Ausmass, als die Übereinstimmung mit dem angefochtenen Zeichen eine gleiche oder verwandte betriebliche Herkunft erwarten lässt. Eine solche Erwartung ist nicht anzunehmen, wenn die angefochtene Marke nur im Sinne einer Erinnerung, Anlehnung oder einer humorvollen Bezugnahme auf die Widerspruchsmarke Bezug nimmt, wobei die unterschiedliche Herkunft noch deutlich erkennbar bleibt. (E. 6.2)

h) Soweit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit besteht, bezieht sich diese nicht nur auf identische, sondern auch auf ausgeprägt gleichartige Waren. (E. 5.3 sinngemäss)

i) Der Nachweis der erhöhten Verkehrsbekanntheit obliegt der sie geltend machenden Partei, wobei sie jene mittels die Schweiz betreffender Belege für einen langjährigen Gebrauch der Marke und eine intensive Werbung auszuweisen hat. (E. 2.5 Abs. 2)

2. Subsumtion:

• Als massgebende Verkehrskreise gelten mit Bezug auf die durch beide Zeichen beanspruchten Waren primär die Endverbraucher, dabei mit einer zumindest erhöhten Aufmerksamkeit, da diese Produkte nicht achtlos nachgefragt werden. (E. 3.2 Abs. 2 und 3)
• Bezüglich Gleichartigkeit der durch die beiden Marken beanspruchten Produkte ist Identität derselben oder zumindest eine hohe Übereinstimmung festzustellen. (E. 3.1)
• Angesichts der hohen Gleichartigkeit der Produkte setzt das Fehlen einer Verwechslungsgefahr voraus, dass sich die Zeichen in besonderem Ausmass unterscheiden. (E. 3.1 Abs. 2)
• Zur Frage der Zeichenähnlichkeit gelangt das Gericht zu folgenden Schlüssen:

1. Es liege eine Übereinstimmung der Zeichen vor hinsichtlich Schriftart, grösser geschriebenen Anfangs- und Endbuchstaben sowie im Wortbestandteil «PAIN». Auch bestehe aufgrund der französischen Aussprache der Zeichen eine klangliche sowie sinngehaltliche Ähnlichkeit. 
2. Demgegenüber bestünden klare Zeichenunterschiede im ersten Wortelement «BLANC» bzw. «REA» sowie aufgrund von «JB 1735» im Widerspruchszeichen. 
3. Weil das angefochtene Zeichen von der Widerspruchsmarke nicht nur das Element «PAIN», sondern auch deren ungewöhnliches Schriftbild (Serifenschrift, Kapitälchen sowie grösser geschriebene Anfangs- und Endbuchstaben) übernehme, entstehe bei den Adressaten der Eindruck, die durch das angefochtene Zeichen beanspruchten Waren stammten von der gleichen Fabrikantin, welche mit ähnlichen Zeichen versehene Waren in unterschiedlichen Märkten vertreibt.

(E. 4.2 [insbes. Abs. 3] i.V.m. E. 6)

• Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wird durch das Gericht als ursprünglich normal eingestuft, da sich aus dem Widerspruchszeichen bezüglich der beanspruchten Waren weder im Verständnis als Familienname noch aus der Bedeutung im Sinne von «weisses Brot» ein beschreibender Sinngehalt ableiten lasse. (E. 5.1)
• Zum Thema, ob die Widerspruchsmarke infolge ausserordentlicher Bekanntheit eine erhöhte Kennzeichnungskraft bzw. einen erweiterten Schutzumfang geniesse, argumentiert das Gericht – teilweise im Gegensatz zur Vorinstanz – wie folgt:

1. Die im Beschwerdeverfahren eingereichten Dokumente belegten für die im Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke beanspruchten Uhren und Zeitmessungsinstrumenten eine erhöhte Verkehrsbekanntheit.
2. Deshalb bestehe aufgrund der manifesten Übereinstimmungen im zweiten Wortelement, der Schrift und der Schreibeweise eine mittelbare Verwechslungsgefahr mit Bezug auf Uhren und Zeitmessungsinstrumente sowie auf die diesen Produkten ähnlichen Juwelier- und Schmuckwaren, Edel- und Halbedelsteine. 
3. Demgegenüber finde der erweiterte Schutzumfang keine Anwendung auf die ebenfalls beanspruchten Edelmetalle und deren Legierungen, weil die angesprochenen Verkehrskreise diesbezüglich nicht erwarteten, dass Blancpain über unterschiedlich positionierte Marken verfüge.

(E. 5.2 – 5.3 i.V.m. E. 6.1 – 6.4)

III. Fazit

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, weil das Gericht entgegen der Vorinstanz zum Schluss gelangt, bezüglich Uhren und Zeitmessinstrumenten sowie mit diesen verwandten Schmuckwaren, Edel- und Halbedelsteinen sei eine relevante erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke gegeben, weshalb insoweit eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe.