I. Ausgangslage

Am 31. März 2015 wurde die Schweizer Marke Nr. 671'397 «GEMFLOOR» für die Gemfloor AG (nachfolgend Bf) mit Bezug auf diverse Waren sowie Dienstleistungen der Klassen 19, 27 und 37 im Swissreg publiziert. Gegen dieses Zeichen erhob die GERFLOR am 30. Juni 2015 Widerspruch gestützt auf ihre beiden Marken IR 448'867 «GERFLOR» (betr. «Feuilles en matière plastique à l’usage de revêtements de sols» [mithin Kunststoffe zur Bodenbedeckung]) sowie IR 1'025'103 «GERFLOR Theflooringroup» (betr. diverse Waren und Dienstleistungen im Baubereich gem. Klassen 19, 27 und 37). Aufgrund eines Begehrens der Bf wurde die Liste der für die Marke «GEMFLOOR» beanspruchten Waren reduziert und entsprechend am 21. Oktober 2015 im Swissreg veröffentlicht. Mit Entscheid vom 27. September 2016 wies das IGE den Widerspruch bezüglich der Marke «GERFLOOR» ab mit der Begründung, der Gebrauch dieser Marke für die beanspruchten Produkte sei nicht hinreichend nachgewiesen. Demgegenüber wurde in derselben Verfügung der Widerspruch für die Marke «GERFLOR Theflooringroup» gutgeheissen. Dies im Wesentlichen mit der Begründung, die betroffenen Produkte seien identisch und die visuellen und phonetischen Gemeinsamkeiten der zu vergleichenden Zeichen führten angesichts des normalen Aufmerksamkeitsgrades der massgebenden Verkehrskreise sowie der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu einer Verwechslungsgefahr. Auf die ebenso durch die Bf erhobene Einrede des Nichtgebrauchs war das IGE nicht eingetreten. Gegen diesen Entscheid erhob die Bf am 28. Oktober 2016 Beschwerde beim BVGer.

Gutheissung der Beschwerde und Rückweisung des Falles an die Vorinstanz zwecks Neubeurteilung des Widerspruchs Nr. 14316.

II.     Erwägungen unter dem Aspekt der Nichtgebrauchseinrede

1. Grundsätzliches:

a)     Art. 12 Abs. 1 MSchG schützt den Inhaber einer Marke, sofern die Periode, in welcher er das Zeichen hinsichtlich der beanspruchten Produkte und ohne Unterbrechung unbenützt beliess, (i) entweder fünf Jahre nicht überstieg (Stichwort: Karenzfrist) oder (ii) die fünf Jahre zwar verstrichen, jedoch der Nichtgebrauch auf wichtigen Gründen beruhte. Dabei ist der Verlust des Markenschutzes wegen Nichtgebrauchs gemäss Art. 12 Abs. 2 und 3 MSchG nur relevant, wenn ein Dritter diesen Nichtgebrauch glaubhaft geltend macht. (E. 6.2.1 – 6.2.3)

b)    Gemäss Lehre und Rechtsprechung sowie Art. 22 Abs. 3 MSchV muss im Falle eines Widerspruchsverfahrens der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke in der ersten Stellungnahme des Widerspruchsgegners geltend gemacht werden. (E. 7.2)

c)    Die bisherige Rechtsprechung verlangte für die Behandlung einer Nichtgebrauchseinrede, dass die Karenzfrist im Zeitpunkt der Stellungnahme gemäss Art.22 Abs. 3 MSchV bereits abgelaufen ist. Mit dem vorliegenden Urteil entschied das BVGer jedoch, dass das IGE gehalten ist, eine (rechtzeitig geltend gemachte) Nichtgebrauchseinrede auch dann zu behandeln, wenn die Karenzfrist (vgl. dazu Bst. a hievor) erst während des Widerspruchsverfahrens, jedoch noch vor dem entsprechenden Entscheid des IGE abgelaufen ist. (E. 7.2.2 i.V.m. E. 9.1.5)

2. Subsumtion:

• Die Einrede des Nichtgebrauchs wurde durch die Bf rechtzeitig erhoben. (E. 8.1.1 – insbes. E. 9.1.1)
• Gestützt auf die Praxisänderung im vorliegenden Urteil hätte das IGE die Einrede des Nichtgebrauchs behandeln müssen, weil die Karenzfrist ablief, noch bevor das IGE den Entscheid zum Widerspruchsverfahren fällte. (E. 9.1.2 – 9.3.1)

III. Fazit

Gestützt auf eine mit dem vorliegenden Urteil vorgenommene Praxisänderung verpflichtet das BVGer die Vorinstanz, die durch die Bf erhobene Einrede des Nichtgebrauchs zu behandeln, was zur Rückweisung des Falles an das IGE führt, ohne dass das BVGer die übrigen Streitpunkte behandelte.