I. Ausgangslage 

Die schweizerische St. Galler Tagblatt AG ist Inhaberin der schweizerischen Marke Nr. 570‘394 „FM1 (fig.)“ für die Klassen 35, 38 und 41 mit Hinterlegungsdatum 11. Dezember 2007. Am 3. März 2016 wurde die Schweizer Marke Nr. 684‘825 „1.FM“ – ebenfalls für die Klassen 35, 38 und 41 – im Swissreg für die Firma 1.FM AG eingetragen. Gestützt auf ihre ältere Marke (Widerspruchsmarke) erhob die St. Galler Tagblatt AG am 31. Mai 2016 Widerspruch gegen die Eintragung des jüngeren Zeichens. Mit Verfügung vom 2. Dezember 2016 hiess das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend IPI) den Widerspruch vollumfänglich gut. Das IPI begründete seinen Entscheid im Wesentlichen damit, die Umkehrung der Zeichenelemente „FM“ und „1“ sowie das Hinzufügen eines Punktes genüge nicht, um einen wesentlich anderen Gesamteindruck zu schaffen. Selbst unter Berücksichtigung der tendenziell erhöhten Aufmerksamkeit bei einem Teil der Dienstleistungen sei aufgrund der Ähnlichkeit der verbalen Elemente und in Anbetracht der Dienstleistungsgleichheit anzunehmen, dass die Abnehmer falsche Zusammenhänge vermuten würden. Mit Beschwerde vom 20. Januar 2017 macht die 1.FM AG beim Bundesverwaltungsgericht die Annullierung des Widerspruchs geltend.

II. Erwägungen unter dem Aspekt der Verwechslungsgefahr der Zeichen

• Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. (E 2.1)
• Die Ähnlichkeit der Marken (Zeichenähnlichkeit) beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die zu vergleichenden Marken in der Erinnerung der angesprochenen (massgeblichen) Verkehrskreise hinterlassen. Dabei kann eine Zeichenähnlichkeit auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen. (E 2.2)
• Für den Gesamteindruck entscheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Eindruck gleichermassen prägen. (E 2.2)
• Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke (bzw. der älteren Marke) ab. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach einem strengen Massstab, wenn die strittigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind. (E 2.3 Abs. 1 und 2)
• Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten können, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen. (E 2.3 Abs. 3)
• Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG setzt voraus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. (E 3)
• Aufgrund der starken Übereinstimmung der angefochtenen Marke mit dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke auf der Ebene von Schriftbild, Klang und Sinngehalt ist trotz des mitprägenden Bildbestandteils der Widerspruchsmarke von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen. (E. 5.5; Details dazu unter E 5.2 – 5.4.4)
• Der Schutzumfang des älteren Zeichens (Widerspruchsmarke „FM1 (fig.)“ bestimmt sich nach dessen Kennzeichnungskraft. Für die Dienstleistungen der Klasse 38 (Telekommunikation) hat der Zeichenbestandteil „FM1“ nur eine geringe Kennzeichnungskraft und damit einen verminderten Schutzumfang; denn aufgrund der Abkürzung „FM“ wird landesweit ohne Weiteres eine Verbindung mit dem Rundfunk hergestellt. Für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 ist auf eine normale Kennzeichnungskraft zu schliessen, weil das Zeichen „FM1 (fig.)“ in seiner Gesamtheit nicht als beschreibend für diese Dienstleistungen angesehen werden kann. (E 6.3)
• Die in Rede stehenden Dienstleistungen sind identisch, weshalb für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab anzuwenden ist. Trotz dieses strengen Massstabs infolge Identität der Dienstleistungen ist die Verwechslungsgefahr bezüglich Klasse 38 zu verneinen; denn der schwache Schutzumfang der Widerspruchsmarke, die leicht erhöhte Aufmerksamkeit der Abnehmer sowie die Kennzeichnungskraft des Bildelements der Widerspruchsmarke führen dazu, dass die zu vergleichenden Zeichen weder unmittelbar noch mittelbar verwechselbar sind.
• Bezüglich der Klassen 35 und 4 ist die Verwechslungsgefahr für die relevanten Verkehrskreise demgegenüber zu bejahen angesichts des strengen Beurteilungsmassstabs, des normalen Schutzumfanges der Widerspruchsmarke und der starken Ähnlichkeit des kennzeichnungskräftigen Wortelements. (E 6.5 i.V.m. E 3 Abs. 2 a.E.)
• Mit den im Wesentlichen oben wiedergegebenen Erwägungen schützt das Bundesverwaltungsgericht den Widerspruch zu Gunsten der Marke „FM1 (fig)“ gestützt auf das Kriterium der Verwechslungsgefahr zwar bezüglich der Klassen 35 und 41, nicht jedoch für die Klasse 38.