I. Ausgangslage

Am 14. Januar 2016 notifizierte die OMPI für die japanische Osaka Soda Co Ltd (nachfolgend auch Bf) eine Schutzausdehnung der internationalen Registrierung Nr. 1'283'362 mit japanischer Basiseintragung vom 13. Februar 2015 für diverse Produkte der Klassen 1, 7, 9, 11 sowie 17 auf die Schweiz, wobei sich das Zeichen wie folgt präsentiert:

Nachdem verschiedene Kontakte mit dem IGE zu einer Einschränkung der beanspruchten Waren auf eine Herkunft aus Japan geführt hatten, verweigerte das IGE mit Verfügung vom 23. Januar 2018 die Schutzausdehnung auf die Schweiz für alle Waren. Dies im Wesentlichen mit der Begründung, vorliegend bestehe zwischen dem sinngemässen Halbmond im Zeichen eine Verwechslungsgefahr mit dem Roten Halbmond. Gegen diesen Entscheid erhob die Osaka Soda Co Ltd. Am 22. Februar 2018 Beschwerde beim BVGer. Dabei behandelte dieses Gericht den Streit nur unter dem Aspekt der allfälligen Rechtswidrigkeit des Zeichens; denn die Vorinstanz erblicke selber infolge der Einschränkung der Waren auf eine japanische Herkunft keine Täuschungsgefahr bezüglich Warenherkunft mehr.

Gutheissung der Beschwerde

II. Erwägungen unter dem Aspekt der Sittenwidrigkeit

1. Grundsätzliches:

a) Gemäss Art. 6^quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ, welches für das Verhältnis zwischen Japan und der Schweiz anwendbar ist, kann die Eintragung einer Marke verweigert werden, (u.a.) wenn sie gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst. (E. 3.2)

b) Nach Art. 2 Bst. d MSchG sind Zeichen, welche gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz absolut ausgeschlossen. (E. 3.3 erster Teil)

c) Art. 6^quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ erwähnt das Kriterium der Rechtswidrigkeit nicht. Deshalb kann die Verletzung von (schweizerischem) geltendem Recht für sich allein nicht zu einer Schutzverweigerung führen. Vielmehr muss die allfällige Rechtswidrigkeit nach schweizerischem Recht (auch) einen Verstoss gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung darstellen. (E. 3.3 zweiter Teil)

d) Aufgrund der bisherigen Rechtsprechung des BVGer stellt die unberechtigte Verwendung der gemäss Rotkreuzgesetz (RKG / SR 232.22) geschützten Embleme einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung dar, weshalb dieser Sachverhalt durch Art. 6^quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ gedeckt wird. Dabei erstreckt sich der Schutz des Roten Kreuzes in analoger Anwendung von Art. 12 Abs. 1 RKG auch auf den Roten Halbmond. (E. 3.4.4 i.V.m. E. 3.5 zweiter Satz)

e) Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist das im Rahmen des RKG geschützte Zeichen bei einer Verwendung desselben als Markenbestandteil grundsätzlich isoliert von anderen allfälligen Zeichenelementen sowie ungeachtet der beanspruchten Produkte zu beurteilen. Gemäss BGE 135 III 648 E. 2.5 liegt jedoch eine Ausnahme zu diesem Grundsatz vor, z.B. wenn das geschützte Zeichenelement im Rahmen der gesamten Ausgestaltung des Zeichens eine weitere eigenständige Bedeutung erhält. (E. 3.5 Mitte i.V.m. E. 4.4)

f) Die Genfer Abkommen sowie RKG enthalten keine Definition von Form oder Farbe des geschützten Zeichens. Dies mit der Absicht, Umgehungen möglichst breit abzuwenden. (E. 3.5 a.E.) 

2. Subsumtion:

• Im Rahmen eines eingehenden Vergleichs zwischen dem Emblem des Rotes Halbmonds und dem strittigen sichelförmig gebogenen Zeichenelement gelangt das BVGer zum Schluss, aufgrund der integralen Übernahme des identifizierbaren geschützten Emblems des Roten Halbmondes liege grundsätzlich ein Verstoss gegen das Benutzungsverbot des RKG vor. (E. 4.3 – 4.3.4)
• Unter Bezugnahme auf BGE 135 III 648 E. 2.5 stellt das BVGer anschliessend die Frage, ob dem strittigen Zeichenelement eine weitere eigenständige Bedeutung zukommt, weshalb trotz Übernehme des geschützten Zeichens von einem Ausnahmefall auszugehen wäre. Dabei gelangt das Gericht aufgrund einer detaillierten Untersuchung des gesamten strittigen Zeichens zum Schluss, ein solcher Ausnahmefall liege vor, weil die Gestaltung des Gesamtzeichens zu einer gemeinsamen, mithin den roten Halbmond nicht als solches identifizierbar verstandenen Wahrnehmung führe. Die figurativen Elemente bildeten eine Einheit, welche gemeinsam als Fantasiezeichen wahrgenommen werde. Angesichts dieser Beurteilung könne die Frage offen bleiben, ob sich aufgrund der Zeichenelemente «Osaka» sowie «Soda» weitere eigenständige Bedeutungen ergeben. (E. 4.4 – E. 4.4.4)