I. Ausgangslage

Amazon Services Europe schafft für Drittanbieter die Möglichkeit, über die Website www.amazon.de Kaufverträge für ihre Waren abzuschliessen. Gleichzeitig haben diese Dritten auch die Möglichkeit, sich am Programm «Versand durch Amazon» zu beteiligen und dabei ihre Waren bei der Amazon FC Graben GmbH zu lagern, wobei der Versand der Waren über externe Dienstleister erfolgt. Unter anderem gegen diese Lagerungsmöglichkeit setzte sich die deutsche Coty Germany GmbH (nachfolgend Coty) als Inhaberin einer Vertriebslizenz an der Unionsmarke Nr. 876'874 DAVIDOFF, die u.a. Parfümeriewaren betrifft, zur Wehr mit dem Begehren, Amazon Services Europe und Amazon FC Graben seien zu verurteilen, es zu unterlassen, im Geschäftsverkehr Parfums der Marke Davidoff Hot Water in Deutschland zum Zweck des Inverkehrbringens zu besitzen, zu versenden oder zum Zweck des Inverkehrbringens zu besitzen oder verwenden zu lassen, wenn die Waren nicht mit Zustimmung von Coty in den Verkehr der Union gebracht worden sind. 

Im Rahmen dieser Auseinandersetzung unterbreitet der deutsche Bundesgerichtshof dem EUGH die Frage, ob Art. 9 Abs. 2 Bst. b der Verordnung 207/2009 bzw. Art. 9 Abs. 3 Bst. b der Verordnung 2017/1001 dahin auszulegen ist, dass eine Person, die für einen Dritten markenrechtsverletzende Waren ohne Kenntnis der Markenrechtsverletzung lagert, diese Ware «zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens» besitzt, wenn allein der Dritte beabsichtigt, die Ware anzubieten oder in Verkehr zu setzen. 

II. Erwägungen unter dem Aspekt der Anfechtbarkeit des Besitzens von markenrechtsverletzender Ware

1. Grundsätzliches:

a) Art. 9 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 (vorher Art. 9 Abs. 1 der Verordnung 207/2009) gewährt dem Inhaber einer Unionsmarke diverse Abwehrrechte gegen Dritte. Dabei enthält Art. 9 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 (vorher Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 207/2009) eine nicht erschöpfende Aufzählung von Benutzungsformen, die abgewehrt werden können. (Rz. 31 – 32)

b) Art. 9 Abs. 3 Bst. b der Verordnung 2017/1001 (vorher Art. 9 Abs. 2 Bst. b der Verordnung 207/2009) statuiert die Möglichkeit eines Verbots, Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu «besitzen». (Rz. 33)

2. Subsumtion:

• Weder die Verordnung 2017/1001 noch die frühere Verordnung 207/2009 liefern eine Definition des Begriffes «Benutzung». Der EUGH hat jedoch festgehalten, dass der Ausdruck «Benutzung» - und damit auch der Katalog von Art. 9 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 – ausschliesslich aktive Handlungen Dritter betreffen kann. Der Dritte muss demzufolge unmittelbar oder mittelbar die Herrschaft über die betroffene Benutzungshandlung haben und damit in der Lage sein, die rechtsverletzende Benutzung zu beenden. (Rz. 36 - 38)
• In Bezug auf den Betrieb einer Online-Handelsplattform hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass die Benutzung von mit Marken identischen oder ähnlichen Zeichen in Verkaufsangeboten, die auf einem Online-Marktplatz angeboten werden, nicht durch den Betreibers dieses Marktplatzes erfolgt, sondern durch seine (tatsächlich als Verkäufer auftretenden) Kunden. (Rz. 40)
• Folglich kann auch mit Blick auf eine Lagerung von Waren, die allenfalls Markenrechte verletzende Zeichen enthalten, nur dann von einer Benutzung im vorliegenden Sinne die Rede sein, wenn der diese Lagerung vornehmende Wirtschaftsteilnehmer selber den durch die fraglichen Bestimmungen thematisierten Zweck des Anbietens von Waren oder ihres Inverkehrbringens verfolgt. (Rz. 41 – insbes. 45)

III. Fazit

Den Details zur Begründung des Vorabentscheids ist zu entnehmen, dass das alleinige Lagern von mit markenrechtlich geschützten Zeichen versehener Ware für Dritte nicht unter die Verbotsmöglichkeiten des Markenrechtsinhabers fällt (vgl. insbes. Rz. 45). Indessen enthält die Zusammenfassung in Rz. 53 den Vorbehalt, dass dies seitens der die Lagerung durchführenden Person «ohne Kenntnis von der Markenrechtsverletzung» geschehen musste.