I.     Vorbemerkungen

1.     Ausgangslage (wie Klage wegen Patentverletzung)

Die Klägerin mit Sitz in New York, USA, ist Inhaberin des Europäischen Patents EP 9 999 999. Das Europäische Patent wurde am 1. April 2010 ohne Inanspruchnahme einer Priorität beim Europäischen Patentamt in deutscher Sprache eingereicht und am 31. Januar 2015 erteilt. Gegen das Patent wurde kein Einspruch eingelegt. Das Patent wurde in der Schweiz wirksam validiert. Die im April 2015 fällige Jahresgebühr wurde beim Institut für Geistiges Eigentum rechtzeitig entrichtet. 

Der einzige Anspruch des Patents lautet wie folgt: Zusammensetzung zur topischen Behandlung von Kopfläusen enthaltend 40 bis 60% Sojaöl, 40 bis 60% Kokosnussöl und 1 bis 2% eines ethanolischen Extraktes eines Lippenblütlers. 

In der Beschreibung und in den Beispielen ist dargelegt, dass diese Kombination signifikant besser wirkt als bekannte Zusammensetzungen mit synthetischen Inhaltsstoffen. Ausserdem konnte ein synergistischer Effekt nachgewiesen werden, das heisst, die Kombination der drei Komponenten wirkt besser als die Summe der einzelnen Komponenten. Überdies wurde festgestellt, dass die erfindungsgemässe Zusammensetzung die Kopfhaut nicht reizt oder austrocknet. 

Aus der Beschreibung geht weiter hervor, dass die Gewinnung des Sojaöls und des Kokosnussöls mittels Standardverfahren erfolgen kann. Sojaöl kann beispielsweise durch Pressen oder Extraktion aus Sojabohnen gewonnen werden. Kokosnussöl kann beispielsweise durch Pressen des zerkleinerten und getrockneten Fruchtfleischs erhalten werden. Um die Haltbarkeit des Produktes zu erhöhen, können die Öle vor der Verarbeitung noch raffiniert werden. 

In der Beschreibung werden als mögliche Lippenblütler für die ethanolischen Extrakte Lavendel, Pfefferminze und Zitronenmelisse genannt. 

Seit dem 15. August 2015 ist der Klägerin bekannt, dass die X AG mit Sitz in Zürich in der Schweiz ein Produkt «Lausfrei» zur topischen Behandlung von Läusen verkauft, das 45.5% Sojaöl, 53% Kokosnussöl und 1.5% eines ethanolischen Extraktes von Zitronenmelisse enthält. Nachforschungen haben ergeben, dass «Lausfrei» zwar erst seit dem 1. Juli 2015 auf dem Markt ist, aber eine enorm hohe Marktakzeptanz hat. Die X AG ist eine grössere Drogeriekette mit insgesamt 50 Filialen in der Schweiz. Seit «Lausfrei» auf dem Markt ist, ist der Umsatz der Klägerin um CHF 100'000.00 eingebrochen. 

«Lausfrei» wird von der Y GmbH mit Sitz in Erlinsbach, Aargau, hergestellt. Die Y GmbH ist eine kleine Firma mit 30 Mitarbeitern, die galenische Formulierungen im Tonnenmassstab für Drogerien und Apotheken herstellt. 

Der Patentinhaber möchte sein Patent durchsetzen. 

2.     Probleme und Risiken vorsorglicher Massnahmen 

Vorsorgliche Massnahmen können nach Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG (und Art. 261–270 ZPO) in Massnahmen zur Beweissicherung bestehen, in Massnahmen zur Sicherung des bestehenden Zustandes, oder zur vorläufigen Vollstreckung von Unterlassungs  und Beseitigungsansprüchen. 

Alle Arten solcher Massnahmen können sowohl vor Einleitung der Hauptklage als auch während laufendem Hauptverfahren beantragt werden. 

Massnahmen zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes sind sehr selten, weil die Patentverletzung in der Regel bereits besteht. 

Massnahmen zur Beweissicherung haben im Gegensatz zum allgemeinen Prozessrecht insofern Bedeutung erlangt, als sie voraussetzungslos zulässig sind, d.h. im Patentrecht entgegen Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO keine Gefährdung und keinen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil erfordern. 

Der häufigste Fall sind Massnahmengesuche mit dem Ziel, eine vorläufige Unterlassung der Patentverletzung zu erwirken. 

Ein beträchtliches Risiko stellt die Möglichkeit dar, dass das Massnahmegesuch auf vorläufige Unterlassung abgewiesen wird, weil das Gericht entweder die Gültigkeit des Klagepatentes oder dessen Verletzung für fraglich erachtet. Das bedeutet einen erheblichen taktischen Nachteil des Patentinhabers im nachfolgenden Hauptverfahren. 

3.     Zu beachtende Fristen und Kosten

Wie eine Patentverletzungsklage ist auch ein Massnahmegesuch mit dem Ziel vorsorglicher Unterlassung der Patentverletzung nur mit einem erteilten Patent möglich (HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 77 PatG N 24). 

Es gibt keine formelle oder durch Rechtsprechung klar etablierte Frist für das Stellen eines vorsorglichen Massnahmegesuchs. Die Gerichtspraxis lässt es diesbezüglich an klaren Richtlinien fehlen. Klar ist lediglich, dass der Gesuchsteller nicht missbräuchlich zuwarten darf (HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 77 PatG N 26). 

Der Aufwand und die Kosten für ein Massnahmegesuch auf vorläufige Unterlassung können daher nahe an diejenigen der Hauptklage heranreichen. Weil der Ausgang des Massnahmeverfahrens im Sinne einer Faustregel als vorentscheidend für den Ausgang der Hauptklage gilt, bieten sowohl der Patentinhaber als auch der (mögliche) Verletzer alle Kräfte auf, um mit ihrem Standpunkt durchzudringen. 

Der Streitwert für ein Massnahmegesuch liegt typischerweise unter demjenigen der Hauptklage, weil «nur» eine vorläufige Unterlassung anbegehrt wird und weil keine finanziellen Forderungen erhoben werden. 

Wie im Hauptverfahren bezahlt die unterliegende Partei die Gerichtsgebühr zuzüglich Expertisekosten, ihre eigenen Patent  und Rechtsanwaltskosten, sowie die Prozessentschädigung zuzüglich der tatsächlichen Patentanwaltskosten der Gegenpartei. Dabei werden allerdings die Kosten nur für den Fall definitiv verlegt, dass kein Hauptverfahren folgt. 

Betreffend Zuständigkeit gelten dieselben Regeln wie für das Hauptverfahren (Art. 26 Abs. 1 und Abs. 2 PatGG). Das Verfahren ist summarisch (Art. 248 ZPO).  

II.     Klageschrift

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III.     Ergänzende Hinweise

1.     Rechtsbegehren

Im Unterlassungsbegehren müssen wie in der Hauptklage die Merkmale der angegriffenen Verletzungsform genannt werden. Die blosse Typenbezeichnung reicht nicht aus (BGE 131 III 70, Sammelhefter-V). Diese Haltung wird vom Bundes-patentgericht bestätigt (BPatG S2012_003 vom 02.02.2012). Mit anderen Worten muss jedes funktionelle Merkmal des Patentanspruchs detailliert am Verletzungsgegenstand konkretisiert werden.

2.     Benützung

Gemäss Art. 8 Abs. 2 PatG gelten als Benützung insbesondere das Herstellen, das Lagern, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Ein- und Aus- und Durchfuhr sowie der Besitz zu diesen Zwecken. 

3.     Beweislast

Grundsätzlich gelten die Regeln des Hauptverfahrens (s. § 50). Im Massnahmeverfahren muss indessen der Anspruch des Gesuchstellers nicht bewiesen, sondern nur glaubhaft gemacht werden. Dem Gegner steht es offen, eine sogenannte Gegen-Glaubhaftmachung zu erwirken. Gelingt diese, wird das Gesuch abgewiesen. Es ist dem Patentinhaber in einem solchen Fall unbenommen, dennoch Hauptklage anzuheben. Er wird jedoch «bergauf kämpfen», weil er das Gericht davon überzeugen muss, dass die Zweifel an der Gültigkeit und/oder Verletzung seines Patents unberechtigt waren. Da im Massnahmeverfahren nur glaubhaft gemacht werden muss, kommt bei der Rechtsbeständigkeit des Patents ausländischen Gerichtsurteilen eine hohe Bedeutung zu. Wenn mehrere europäische Gerichte ein Patent für nichtig erklärt haben, kann dies ausreichend sein, die Nichtigkeitseinrede glaubhaft gemacht zu haben (BPatG S2014_001 E. 4.2; 5 Urteile sind ausreichend).

4.     Nicht leicht ersetzbarer Nachteil

Die meisten Massnahmegesuche scheitern, und sie scheitern überdurchschnittlich oft daran, dass der nicht leicht ersetzbare Nachteil nicht gegeben ist. Drohender Schaden gilt nicht als «nicht leicht ersetzbarer» Nachteil, ausser wenn erstellt ist, dass der Verletzer in Kürze zahlungsunfähig werden könnte. Ebenso gilt ein schwieriger Schadensbeweis – in Patentverletzungsfällen die Regel, nicht die Ausnahme – nicht als ein Nachteil, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme vermieden werden kann, weil im Hauptprozess der Nachweis zu leisten sein wird. Auch die oft angerufene drohende oder bereits eintretende Marktverwirrung ist sehr schwer zu substantiieren und glaubhaft zu machen. Insgesamt muss daher gut überlegt werden, ob sich das Risiko eines abgewiesenen Massnahmegesuchs lohnt. 

5.     Superprovisorische Massnahme

Wegen ausserordentlicher Dringlichkeit ist es auch möglich zu beantragen, dass die vorsorglichen Massnahmen sofort und zunächst ohne Anhörung der Gegenseite angeordnet werden (Art. 265 ZPO und Art. 77 PatG, insbesondere Art. 265 Abs. 1 ZPO). Solche Massnahmen werden nur in Ausnahmefällen angeordnet, nämlich, wenn dem Gesuchsteller ein kaum mehr rückgängig zu machender Schaden droht, beispielsweise im Falle eines Ausstellungsstandes an einer Messe oder bei der Bewerbung eines durch ein ergänzendes Schutzzertifikat geschützten Medikaments vor Ablauf der Schutzdauer (BPatG S2014_002 vom 27.02.2014). Bezüglich der superprovisorischen Massnahme darf mit der Einreichung der Klage nicht zugewartet werden. Ein solches Gesuch muss innert ein bis zwei Wochen gestellt werden, sieben Wochen sind zu spät (BPatG S2012_009 vom 12.06.2012 E. 5)

6.     Schutzschrift

Auch wenn superprovisorische Massnahmen sehr selten sind, kann die Hinterlegung einer Schutzschrift beim Bundespatentgericht sinnvoll sein (Art. 270 ZPO). Darunter wird eine freiwillige Eingabe beim Bundespatentgericht verstanden, in der dargelegt wird, warum der Erlass einer vorsorglichen Massnahme nicht gerechtfertigt wäre. Die Schutzschrift beinhaltet eine Begründung, warum das potentielle Streitpatent nicht gültig ist und/oder warum der Gegenstand oder das Verfahren eines allfälligen Begehrens nicht unter den Schutzbereich des potentiellen Streitpatents fällt. Eine Schutzschrift findet 6 Monate ab Einreichung der Schutzschrift Beachtung, was aber durch Entrichtung einer weiteren Gebühr verlängerbar ist. 

7.     Berechtigungsanfrage

Es gilt das zur Hauptklage Gesagte. Eine Anfrage oder Abmahnung hat den Vorteil, dass eine abschlägige Beantwortung durch den Gesuchsgegner einen Beweis oder jedenfalls ein starkes Indiz dafür bildet, dass er nicht gewillt ist, das Patent und/oder dessen Verletzung anzuerkennen, was für die Begründung des nicht leicht ersetzbaren Nachteils und der Dringlichkeit hilfreich sein kann. 

8.     Aktivlegitimierung

Es gilt das zur Hauptklage Gesagte (s. § 50, Rz 26). 

9.     Nichtigkeitseinrede/Nichtigkeitswiderklage

Es gilt das zur Hauptklage Gesagte (s. § 50, Rz 27 ff.). Insbesondere wird auch in einem Massnahmeverfahren der (mutmassliche) Verletzer alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Nichtigkeit des Massnahmepatents glaubhaft zu machen.  

Bei Glaubhaftmachung der Nichtigkeit und/oder der Nicht-Verletzung wird indessen nur das Gesuch um Anordnung der vorsorglichen Massnahme abgewiesen, d.h. das Massnahmepatent behält vorläufig seine Gültigkeit. 

Musterklageschrift_Vorsorgliche Massnahmen bei Patentverletzung