I. Prozessuale Vorgeschichte und Zusammenfassung

vgl. iusNet IP 25.06.2024

II. Kommentierung

Auf die (erste) Beschwerde gegen das (erste) Teilurteil O2020_017 des BPatGer hob das BGer besagtes Teilurteil insgesamt auf und wies die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Das BPatGer hatte mit Hinweis auf fehlendes entsprechendes Vorbringen der Beklagten in Bezug auf Anspruch 1 des Eventualantrags sowohl eine Neuheitsprüfung, insbesondere im Hinblick auf eine als «Flyer C.___» bezeichnete Produktbroschüre der Beklagten, verweigert (vgl. Teilurteil Punkt 51) als auch eine Prüfung auf erfinderische Tätigkeit (vgl. Teilurteil Punkt 66, letzter Absatz) ausgehend von besagtem Flyer C.___.

Das BGer stützte die Rückweisung im Wesentlichen auf den Grundsatz gemäss ZPO Art. 57 der Rechtsanwendung von Amtes wegen, nach welchem mit Blick auf im Zusammenhang mit einem vom BPatGer eingeräumten Mitbenutzungsrecht festgestellte Sachverhaltselemente eine Prüfung auf Neuheit im Sinn von PatG Art. 1 Abs. 1 i.V.m Art. 7 Abs. 1 und 2 geboten gewesen wäre. Lediglich «abgesehen davon» hielt es die Auffassung des BPatGer, wonach mangelnde Neuheit nicht vorgebracht worden war, für unzutreffend (vgl. Punkt 3.3 des Urteils 4A_421/2022). Zur Stützung brachte es im Urteil eine Abschnittsüberschrift aus der Duplik ins Feld, die allgemein auf eine mangelnde Neuheit des Klagepatents gegenüber dem Flyer C.___ verwies. Ob, inwieweit und in welcher Form sich in besagtem Abschnitt tatsächlich «ausdrücklich auch unter Bezugnahme auf den Eventualantrag» bezogen wurde, lässt sich ohne Zugang zur Duplik nicht bewerten.

Damit warf das BGer die Frage nach der generellen Reichweite von ZPO Art. 57 im patentrechtlichen Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren auf.

Die Rückweisung erfolgte mit dem expliziten Auftrag, die Prüfung auf Neuheit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten...